Zo kiest uw klant een goede (merk)naam

Door Melissa Moncada Castillo (BOIP)

In mijn vorig artikel over ‘5 redenen waarom u uw klant op het belang van merkregistratie moet wijzen’ schreef ik al hoe belangrijk het registreren van een merk is. En als het over merken gaat, dan gaat het vaak over een merknaam: de naam waaronder producten of diensten aangeboden worden. Nou is de ene merknaam de andere niet. Een goede merknaam kan geregistreerd worden en maakt geen inbreuk op IE-rechten van anderen. In dit artikel geef ik twee gouden tips voor het kiezen van een goede naam. 

Tip 1: Een goede (merk)naam is een naam die je kan registreren
Marketingtechnisch gezien zegt een goede merknaam misschien precies wat de klant doet. Maar juridisch gezien zijn zulke namen minder goed omdat ze vaak niet te registreren zijn. De twee belangrijkste wettelijke voorwaarden voor merkregistratie zijn namelijk: dat het merk onderscheidend moet zijn en dat het niet beschrijvend mag zijn. Dit heeft te maken met het hoofddoel van een merk: het moet de producten en diensten van onderneming A, kunnen onderscheiden van die van onderneming B. Het merk ‘CALVÉ’ voor het product pindakaas, doet dit. Dat merk kan namelijk de potten pindakaas van Unilever prima onderscheiden van die van andere ondernemingen. Bovendien zegt ‘CALVÉ’ niets over het product pindakaas en dus is het ook niet beschrijvend. ‘ROMIG’ voor pindakaas zou daarentegen geen goede naam zijn, omdat het beschrijvend kan zijn voor pindakaas. De kunst zit hem dus in het kiezen van een merknaam die marketingtechnisch `lekker bekt`, maar die toch te beschermen is.   

Tip 2: Een goede naam is een naam die geen inbreuk maakt op andermans IE-rechten 
Dit is een belangrijke. Want zelfs als uw klant (ondanks het belang van merkregistratie) niet van plan is om zijn merk te registreren, zou hij deze stap niet mogen overslaan. Als hij eventuele conflicten met derden wil voorkomen, tenminste. Het is namelijk van belang om te kijken of de naam nog ‘vrij’ is. Geen enkele ondernemer zit immers te wachten op een sommatiebrief terwijl hij net lekker bezig is met zijn onderneming. 

Daarom is het belangrijk om te zoeken, zoeken en nog eens te zoeken. Zoeken naar eerdere merken in de merkenregisters van het gebied waarin de klant geïnteresseerd is. Is dat bijvoorbeeld de EU? Zoek dan in TMView, een merkenregister van EUIPO. Zoek online (Google). Zoek ook in de handelsregisters van het betreffende gebied en in domeinnaam registers. Daarbij is het van belang om niet alleen te zoeken naar de identieke merknamen, maar ook naar namen die erop lijken. Immers, alleen zoeken naar ‘Kalvé’ in het merkenregister zal misschien geen hits opleveren, maar de merkhouder van CALVÉ® zal hier waarschijnlijk wel bezwaar tegen hebben. Bepaal of de zoekresultaten een bezwaar zouden kunnen vormen. Lijkt de naam van de klant er teveel op en lijken de activiteiten van beiden partijen teveel op elkaar? Bedenk dat het bij bekende merken niet uitmaakt of de activiteiten op elkaar lijken: bekende merken hebben namelijk een ruimere beschermingsomvang. 

En mocht uw klant er zelf niet uitkomen, dan kan hij er natuurlijk altijd voor kiezen om een jurist in te schakelen die gespecialiseerd is in merkenrecht. Een lijst van dergelijke professionals vindt u op www.bmm.eu.  

Zo kiest uw klant een goede naam!
Nu heeft u ze: de twee gouden tips bij het kiezen van een goede naam. Gebruik deze tips en help uw klant zo bij het vinden van een naam waar hij daadwerkelijk wat aan zal hebben. Uw klant zal u dankbaar zijn.